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PRIMERO.- Términos de la controversia.

1. La demandante J. Pujol Maquinaria y Confección S.A. interpuso demanda de nulidad por falta de actividad inventiva y de aplicación industrial de la patente de la demandada Guadalupe . Para contextualizar la controversia, estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados contenida en la resolución apelada, que no son controvertidos en esta segunda instancia:

1.1.- La demandada, Sra. Guadalupe , es titular de la patente ES 2398043 (en adelante, ES'043), que lleva por título "conjunto de varillas para aplicado en patchwork".

1.2.- La fecha de presentación fue el 2 de junio de 2011, la fecha de publicación de la solicitud el día 13 de marzo de 2013 y la fecha de concesión el 20 de enero de 2014.

1.3.- A la citada patente se le asignó el número de solicitud P201100627 y el número de publicación ES 2398043 B1.

1.4.- La patente ES'043 consta de una única reivindicación.

1.5.- El tenor literal de la única reivindicación es el siguiente:

"1.CONJUNTO DE VARILLAS PARA APLICADO EN PATCHWORK, concebidas para su utilización en la técnica denominada aplicado en patchwork, caracterizadas por que son al menos tres varillas de madera u otro material rígido y resistente, de superficie lisa, de 20 cm. de longitud, siendo la primera de ellas de 0,5 mm. de diámetro y presenta un extremo puntiagudo, mientras que el extremo opuesto es en forma de lengua de serpiente, una segunda varilla presenta 0,3 mm. de diámetro y ambos extremos son biselados y una tercera varilla es de 0,3 mm. de diámetro y sus extremos son puntiagudos."

1.6.- La patente se refiere a un conjunto de varillas concebidas para el desarrollo de la técnica de costura llamada "Aplicado" , término con el que se conoce al proceso de coser piezas de tela, por lo general curvilíneas, a la superficie de otra tela. Esta es una de las distintas técnicas que se utilizan en el proceso de costura tradicionalmente conocido como patchwork o almazuela.

1.7.- Los dibujos de la patente son los siguientes:

2. La actora alegó en la demanda que la patente ES '043 fue tramitada por el procedimiento general de concesión y, ello no obstante, el examinador emitió un informe desfavorable al concluir que la patente carece de actividad inventiva. Por ello y apoyándose en el informe pericial elaborado por el Ingeniero Industrial Dr. Luis Pedro , solicitó que se declarara la nulidad por falta de actividad inventiva. Igualmente alegó que la patente no es susceptible de aplicación industrial, ya que su extrema delgadez, unida a la anisotropía y la rigidez de los materiales reivindicados, hace que las varillas se rompan cuando se utilicen para el fin al que están destinadas.

3. La demandada se opuso a la demanda alegando, de entrada, que la concesión de la patente por el procedimiento general de concesión y la opinión desfavorable del examinador no puede ser determinante. Y sostuvo la validez de la patente, aportando un informe pericial elaborado por el perito Salvador (documento diez de la contestación) que concluye que la reivindicación primera cumple con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO.- De la sentencia, el recurso y la oposición.

4 . La sentencia estima íntegramente la demanda. Para el enjuiciamiento de la actividad inventiva, la sentencia sigue el llamado método problema solución. Parte para ello del estado de la técnica más cercano (la varilla "easy edge appliqué tool" que aparece en una web disponible desde el 9 de mayo de 2008) y, tras definir el problema técnico que la patente pretende solucionar -la manipulación más cómoda y rápida de las telas, sin tener que formar la piezas con los dedos de la mano-, el juez a quo concluye que la solución que ofrece la patente hubiera sido obvia para el experto de la materia, que habría combinado el estado de la técnica con otros documentos para llegar a la invención. De igual modo la sentencia estima que la patente ES '043 no cumple con el requisito de ser susceptible de aplicación industrial.

5. La sentencia es recurrida por la demandada que alega, en primer término, incongruencia omisiva e infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , por no valorar determinadas pruebas e indicios favorables a la actividad inventiva y a la aplicación industrial. Y, en cuanto al fondo del asunto, alega errónea valoración de la prueba. Por todo ello solicita que se estime el recurso, se revoque la sentencia de instancia y se desestime íntegramente la demanda.

6. La parte demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada.

TERCERO.- Incongruencia por omisión.

7. La recurrente alega, en primer término, que la sentencia incurre en incongruencia omisiva, por no haber valorado algún medio de prueba y por no haber considerado determinados indicios objetivos favorables a la actividad inventiva. Recordemos que la incongruencia "ex silentio" o por omisión de pronunciamiento, esto es, por defecto de exhaustividad, implica violación del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) y, también, del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española . En la interpretación de este último precepto, el Tribunal Constitucional ha afirmado que no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que no existe este tipo de incongruencia si el ajuste es sustancial y se resuelven en la sentencia, aunque sea genéricamente, las pretensiones deducidas o, con otras palabras, aunque no haya pronunciamiento sobre las alegaciones concretas no sustanciales, ya que no cabe hablar de denegación de tutela si el órgano judicial responde a la pretensión principal y decide el tema planteado - sentencia 29/1987, de 6 de marzo (LA LEY 87101-NS/0000) -, pues sólo la omisión o falta total de respuesta, no la respuesta genérica y global, entraña una vulneración de la tutela judicial efectiva - sentencia 8/1989, de 23 de enero (LA LEY 115135-NS/0000) -.

8. En este caso la sentencia satisface con creces el requisito de la congruencia, dando respuesta cumplida a todas las cuestiones planteadas, por mucho que no haya valorado todos y cada uno de los medios de prueba practicados. No existe, por tanto, infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) . La sentencia estima íntegramente, desestimando, en consecuencia, expresa o tácitamente, todas las alegaciones de la parte demandada. No existe omisión de ningún pronunciamiento y el juez a quo expone con claridad las razones que le llevan a desestimar la demanda. Rechazamos, en definitiva, la primera de las excepciones alegadas por la demandada.

CUARTO.- Sobre la falta del requisito de la aplicación industrial.

9. Siguiendo el orden que estimamos más lógico, analizaremos en primer término el requisito de la aplicación industrial de la patente ES '043, dado que guarda relación, de una y otra manera, sobre aquello que reivindica la patente y que es objeto de protección. Como es sabido, el artículo 4.1º de la Ley de Patentes de 1986 (LA LEY 674/1986) dispone que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y "sean susceptibles de aplicación industrial". Y el artículo 9 especifica que " se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola".

10. La sentencia, que acoge los argumentos de la parte actora y del perito Sr. Luis Pedro , concluye que el diámetro de las varillas (entre 0,3 y 0,5 milímetros) es tan reducido que " son imposibles de destinarlas al fin revindicado", dado que se romperían. Esto es, la extremada delgadez de las varillas fabricadas con material rígido impediría su uso para el patchwork, por cuanto se romperían con suma facilidad.

11. La apelante invoca un error en la unidad de medida expresada en el texto de la reivindicación, que habla de "milímetros (mm)" cuando debería decir "centímetros (cms)". Añade, por otro lado, que el hecho de que la invención sea susceptible de aplicación industrial no implica que su resultado sea de calidad.

12. Estimamos en este punto que a la apelante le asiste la razón. En efecto, cuando el artículo 4 de la Ley de Patentes exige como requisito de patentabilidad que la invención sea susceptible de aplicación industrial no presupone, como señala el recurso, que el invento resulte finalmente útil o cumpla con la finalidad pretendida. Basta con que en abstracto sea idóneo para ser aplicado en la industria y pueda producirse de forma repetitiva. En este caso no se cuestiona que las varillas como invención pertenecen al campo de la técnica o de la industria, en concreto, al sector de la costura. Además, aunque pueda resultar llamativo, es evidente el error en que incurre la reivindicación, al aludir como unidad de medida a los milímetros del diámetro (0,3 o 0,5 mms), cuando sin ninguna duda se quería referir a 0,3 o 0,5 centímetros. Así resulta de los dibujos de los tres modelos de varillas.

Por todo ello, debemos concluir que la patente cumple con el requisito de la aplicación industrial y valoraremos la actividad inventiva partiendo como hecho cierto que el diámetro de las tres varillas objeto de la reivindicación es de 0,3 y 0,5 centímetros.

QUINTO.- La actividad inventiva en la Ley de Patentes y en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europea. El método problema solución.

13 . En términos generales, por lo que se refiere a la nulidad de la patente debe recordarse que el artículo 4 de la Ley de Patentes , que reproduce el artículo 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas , hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De acuerdo con los artículos 6 de la LP y 54 del CPE, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro modo.

14 . Por lo que se refiere a la actividad inventiva, se considera que una invención reúne dicho requisito si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia ( artículos 8 de la LP y 56 del CPE). De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Patentes , se declarará la nulidad de la patente cuando, entre otros supuestos, se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad, esto es, los contemplados en el artículo 4 y concordantes. Como hemos señalado en anteriores ocasiones ( SS de 18 de enero de 2007 -ROJ 327/2007 y 5 de febrero de 2008 -ROJ 1863/2008 -), implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora expresa o implícita llevada a cabo por el inventor; y así el artículo 8 de la citada Ley , al igual que el artículo 56 del CPE, considera que "una invención implica una actividad inventiva si aquello no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

15 . El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

16 . Las dos partes del litigio están de acuerdo en utilizar como método de actuación el llamado análisis problema-solución ( problem-solution approach ), método de examen que propone la EPO (Oficina Europea de Patentes), cuya aplicación requiere tres pasos:

(i) Determinar el estado de la técnica más próximo.

(ii) Establecer el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

(iii) Examinar si la invención reivindicada habría resultado obvia para el experto en la materia a la luz de sus conocimientos y de todo el estado de la técnica considerado de forma conjunta.

SEXTO.- Ámbito de protección de la patente y problema técnico.

17. Para analizar la actividad inventiva de la patente impugnada hemos de precisar el alcance de la invención y el problema técnico que pretende resolver. La interpretación de las reivindicaciones y la determinación de su ámbito de protección es esencial en el juicio de validez de la patente. La descripción señala que " la invención se refiere a un conjunto de varillas concebidas para el desarrollo de la técnica de costura llamada Aplicado, término con el que se conoce el proceso de coser piezas de tela, por lo general curvilíneas, a la superficie de otra tela. Esa es una de las distintas técnicas que se conocen en el proceso de costura tradicionalmente conocido como patchwork o almazuela."

18. En cuanto al problema técnico que pretende solventar la patente, el párrafo cuarto de la descripción indica que "la técnica de aplicado se realiza tradicionalmente formando cada elemento con los dedos de la mano; sin embargo, esto hace que el proceso sea complejo, difícil, lento y poco preciso. Además, en el caso de las piezas en miniatura, resultaba imposible su realización, ya que al utilizar los dedos como pinzas para sujetar las piezas de tela, si son muy pequeñas, es imposible manipularlas. Hasta el momento, no se conocía ninguna herramienta eficaz que resuelva estos inconvenientes. Así surge el conjunto de varillas para patchwork que se describe en el presente documento."

19. La solución al problema se expresa en el párrafo segundo de la página tres de la descripción en los siguientes términos: " La invención propuesta pretende aportar una solución económica, ecológica, práctica, sencilla y de fácil utilización, cuyo efecto sería una manipulación más cómoda y rápida, evitando así tener que formar las piezas directamente con los dedos de la mano, manipulando siempre la tela solo con las varillas y facilitando la labor de los realizadores de esta técnica de costura, ayudándoles a la vez a formar elementos en miniatura". La descripción señala como ventajas la elaboración de aplicado de una manera más rápida, sencilla y precisa; la posibilidad de trabajar con miniaturas; la extremada sencillez del producto final, que hace que sea económico y fácil de fabricar; la facilidad de transporte y almacenaje; o la mayor precisión en el trabajo de aplicado.

20. En definitiva la patente, tras indicar que la técnica de aplicado se venía realizando mediante el uso de los dedos de la mano, lo que conllevaba una serie de problemas e inconvenientes (un proceso lento, difícil y poco preciso, que impedía la manipulación de las piezas de tela muy pequeñas), ofrece como solución la utilización de una herramienta nueva; un conjunto de varillas que presenta las siguientes características: (i)son al menos tres varillas; (ii) de madera u otro material rígido y resistente, (iii) de superficie lisa, (iv) de 20 cms. de longitud, (v) siendo la primera de ellas de 0,5 cms. de diámetro y presenta un extremo puntiagudo, mientras que el extremo opuesto es en forma de lengua de serpiente, (vi) la segunda varilla presenta 0,3 cms. de diámetro y ambos extremos son biselados y (vii) la tercera varilla es de 0,3 mm. de diámetro y sus extremos son puntiagudos. En cualquier caso, estimamos conveniente destacar que tanto las dimensiones de las varillas como la forma de sus extremos (biselado, puntiagudo o de lengua de serpiente), tal y como señala el perito de la actora, no resuelven ningún problema técnico adicional al problema genérico que enuncia la patente: las limitaciones e inconvenientes derivados del uso de los dedos en la técnica de Aplicado que se utiliza en el proceso de costura conocido como patchwork.

SÉPTIMO.- Actividad inventiva de la patente ES '043.

21. La sentencia de instancia menciona cuatro documentos del estado de la técnica, que son igualmente mencionados en el informe pericial del Sr. Luis Pedro (folios 527 y siguientes) y en el informe pericial de la demandada elaborado por Salvador (folios 290 y siguientes). Esos documentos son los siguientes:

-D1.- Patente WO 2009137367 A2, publicada el 7/12/2010, utensilio de combinación de palillos. Refiere un conjunto de varillas para manipular trozos de alimentos, las cuales son dos varillas de madera u otro material rígido y resistente, de superficie lisa, alargadas y estrechas, y presentan un extremo puntiagudo, mientras que el extremo opuesto es en forma de lengua de serpiente.

-D2.- Patente US 2009165307 A1, publicada el 2/7/2009, "combined fork and chopstick assembly". Refiere un conjunto de varillas para manipular trozos de alimentos y resistente, de superficie lisa, alargadas y estrechas, y presentan un extremo en forma de lengua de serpiente.

-D3.- Patente US 2010299932 A1, publicada el 2/12/2010, "eating tool". Refiere un conjunto de varillas para manipular trozos de alimentos, las cuales son dos varillas de un material rígido y resistente, de superficie lisa, alargadas y estrechas y presentan un extremo en forma de lengua de serpiente.

-D4.- varilla "easy edge appliqué tool" en el sitio web www.heidizineproducts.com disponibles en fecha 9 de mayo de 2008 (acta notarial, anexo 7, imagen 4 y 5).

22. La sentencia considera D4 -"easy edge appliqué tool" - como el estado de la técnica más próximo. Se trata de una varilla para aplicado en patchwork, de material rígido y resistente, superficie lisa, alargada y estrecha, que presenta extremos biselados. El producto esta disponible en la web de heidizineproducts desde el mes de mayo de 2008 (la patente fue solicitada tres años después) y se anuncia como una " herramienta para apliques...que aleja el pegamento de tus dedos" (folio 724). Se destacan como ventajas del producto que permite ahorrar tiempo por cuanto "el aplicado se realiza de manera más rápida", "mantiene los dedos lejos del pegamento" o que "agarra la tela para facilitar la manipulación". En la sentencia se indica (y no es cuestionado en el recurso) que la autenticidad del documento no fue impugnado ni en el escrito de contestación ni en la audiencia previa. Sólo en las conclusiones finales el letrado de la demandada cuestionó su validez, alegación que fue refutada con buen criterio por el juez de instancia por extemporánea. La impugnación tardía del documento impide a la parte que sostiene su autenticidad proponer y practicar prueba que la avale. El anexo seis de la pericial de la demandante contiene el acta notarial de presencia que recoge todo el procedimiento seguido para recuperar el documento mediante el uso de la herramienta Wayback Machine, que permite verificar cómo era un documento o un sitio web en una fecha determinada. A falta de impugnación en el acto de la audiencia previa, hemos de dar por cierto la fecha y el contenido del documento.

23. Que D4 constituye el estado de la técnica más cercano es incuestionable, dado que se enmarca en el mismo sector de la técnica que la patente, a diferencia del resto de los documentos. El perito Sr. Salvador reconoció en la vista que la varilla de D4 se aplica al patchwork (minuto 43:40 del tercer vídeo) y que tiene un extremo cónico biselado, separándose de la reivindicación primera en que el producto no está compuesto por un conjunto de tres varillas. El documento es muy relevante, por cuanto en la contestación se destaca que la técnica de aplicación se ha venido caracterizando por la utilización de las manos. "Con la llegada de la invención de mi mandante -se dice en la página 7- se permite, por vez primera, trabajar las piezas sin utilizar las manos, ya que los palitos de la invención y sus puntas hacen de prolongación de los dedos y permite trabajar hasta miniaturas con un nivel de perfección no conseguido hasta la fecha". De igual modo en la descripción se indica que " la técnica de aplicado se realiza tradicionalmente formando cada elemento con los dedos de la mano" y que la invención propuesta permite sustituir los dedos de la mano por las varillas facilitando la labor de esta técnica de costura. D4 desmiente aquello que se destaca como esencia de la invención y que solventa todos los inconvenientes asociados a la utilización de los dedos de las manos. Es más, con la demanda se aportan varias revistas sobre el patchwork (de los años 2004, 2009 y 2010) que contienen fotografías que acreditan la utilización de varillas, palillos u otros utensilios en la técnica del aplicado (documento seis).

24. En definitiva, D4 anticipa la solución que ofrece la patente al problema de la utilización de los dedos de la mano en la técnica del aplicado con piezas de tela muy pequeñas, en la medida que describe una varilla que facilita la manipulación de fragmentos de tela sin emplear directamente las manos. Por otro lado, teniendo en cuenta, como hemos adelantado, que las dimensiones de las varillas o las formas de los extremos, tal y como indica el perito Sr. Luis Pedro , no aportan ninguna ventaja adicional al problema técnico enunciado en la descripción, el experto en la materia hubiera combinado D4 con cualquiera de los documentos del estado de la técnica (D1, D2 o D3) o con todos ellos para llegar a la invención, documentos que describen palillos para manipular alimentos de material rígido con extremos en forma de lengua de serpiente o puntiagudos. El hecho de que los documentos pertenezcan a diferentes sectores de la técnica, como muy bien indica la resolución apelada, no impide que el experto considerara evidente la combinación, por su directa relación con el problema particular que trata la invención. Se tratan de formas muy sencillas y de conocimiento común, por lo que la solución hubiera sido obvia para el experto en la materia. También resulta obvia la utilización de tres o más varillas, dado que tampoco aporta ninguna ventaja adicional. En este sentido no es controvertido que el conjunto que comercializa la demandada está compuesto únicamente por dos varillas de metal; una de ellas con un extremo terminado en punta y otro en forma de lengua de serpiente, y la segunda varilla, con una terminación en punta y otra biselada (anexo 9 del informe de la demandada, folios 351 y siguientes).

25. Por todo ello debemos corroborar el criterio de la sentencia apelada, que considera nula la patente por falta de actividad inventiva, criterio coincidente con la opinión del examinador que intervino en el procedimiento de concesión de la patente ES '043. El informe del Sr. Luis Pedro analiza la tramitación de expediente, en el que se emitió el 29 de enero de 2013 el informe sobre el estado de la técnica, marcándose con una X los tres documentos del estado de la técnica que hemos denominado D1, D2 y D3. Con ese signo se señalan los documentos que destruyen la novedad y cuya opinión escrita es negativa, esto es, lo reivindicado en esas patentes es de " gran debilidad y fácilmente atacable, a pesar de que la patente llegue a otorgarse". De la consulta del expediente (anexo seis del informe del Sr. Luis Pedro ) resulta que el solicitante renunció a la realización del examen previo de la solicitud, continuándose la tramitación por el procedimiento general de concesión, según el cual la patente termina concediéndose aunque incumpla alguno de los requisitos de patentabilidad. Reproducimos a continuación la declaración motivada del examinador en el informe sobre el estado de la técnica (documento siete de la demanda, al folio 517):

"En relación a la reivindicación independiente 1, el documento D01 (resumen; figura 3) divulga un conjunto de varillas para manipular trozos de alimentos, las cuales son dos varillas de madera u otro material rígido y resistente, de superficie lisa, alargadas y estrechas, y presentan un extremo puntiagudo, mientras que el extremo opuesto es en forma de lengua de serpiente.

Los documentos D02 (resumen; figura 1) y D03 (resumen; figura 1), también divulgan estas características.

La diferencia entre la reivindicación 1 y el documento D01 es que D01 no divulga que las varillas se utilicen para aplicado en patchwork, que el conjunto sea de al menos tres varillas, que sus dimensiones sean 20 cm de longitud y 0,5 mm de diámetro la primera varilla y 0,3 mm de diámetro la segunda varilla y la tercera varilla, ni que los extremos de la segunda varilla sean biselados y los extremos de la tercera varilla sean puntiagudos.

Sin embargo, se considera que sería obvio para un experto en la materia utilizar las varillas de los documentos D01, D02 y D03 para manipular pequeños trozos de tejido. Además, las dimensiones de las varillas y la forma de sus extremos son comúnmente conocidos en el estado de la técnica (ver documentos D04, resumen, figura 2; y D05, resumen, figura 1), y se considera que la combinación de las tres varillas con los extremos y dimensiones reivindicadas sería una opción de diseño evidente para un experto en la materia.

Por tanto, la reivindicación independiente 1 no implica actividad inventiva según el art. 8.1 LP".

26. Estimamos que la pericial de la demandada no enfoca adecuadamente el problema de la actividad inventiva, dado que analiza aisladamente cada uno de los antecedentes, incidiendo en aquello que les separa de la invención, sin llevar a cabo la necesaria combinación de los distintos documentos del estado de la técnica. Tampoco estimamos relevantes los indicios "objetivos" de actividad inventiva que se destacan en el recurso, como el éxito comercial del producto de la demandada, indicios que tienen un carácter secundario y que no prevalecen sobre el análisis principal de la actividad inventiva. Por último, no admitimos que el eslogan " técnica totalmente innovadora" utilizado por la actora constituya un acto propio de reconocimiento de actividad inventiva de la patente ES '043.

Por todo ello debemos desestimar el recurso.

OCTAVO.- Costas procesales.

27. Pese a desestimarse el recurso, no imponemos las costas de esta alzada a la recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , dado que hemos acogido uno de los motivos de impugnación, el referido a la supuesta falta de aplicación industrial de la patente.