En un tiempo en el que la información ha pasado a ser un bien objeto de comercio, las empresas necesitan más que nunca medidas que eviten, o al menos palíen, la pérdida del valor estratégico de su know how como consecuencia de una divulgación no deseada del mismo.
El avance de las nuevas tecnologías ha incrementado las vías a través de las cuales la información vital de su compañía puede ser robada, copiada o quedar expuesta comprometiendo no solo la oportunidad de aprovechar las ventajas de su labor innovadora si no también el buen funcionamiento del mercado.
Conscientes de esta necesidad se ha publicado en el BOE de hoy la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LA LEY 2045/2019). (En vigor a partir del 13 de marzo) a través del cual se adapta al derecho español la "Directiva de la Unión Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas".
La Directiva, de 8 de junio de 2016 (LA LEY 9592/2016), ordenaba a los Estados de la Unión la inclusión en su ordenamiento interno como muy tarde antes del el 9 de junio de 2018 para cumplir con las exigencias de protección que impone. En esta ocasión también llegamos tarde…
La nueva norma se propone regular en cinco capítulos una exhaustiva relación de situaciones para las que el legislador avala la protección por parte de los tribunales españoles de los titulares de la información protegida por secreto empresarial. Esta nueva disposición, tal y como se indica la Exposición de Motivos, tiene dos objetivos: por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.
Definición de Secreto Empresarial
Se considera secreto empresarial toda información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:
- Ser secreta, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión de sus componentes, no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser reservada y,
- Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.
Se desprende de lo anterior que, de cara a poder revindicar algo ante un Tribunal en caso de prácticas ilegales, es imprescindible adoptar protocolos específicos para proteger la confidencialidad que incluyan contratos de confidencialidad, políticas de seguridad, controles de acceso, devolución de información confidencial al final de una relación laboral, etc.
Obtención, utilización y revelación lícita de secretos
La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
- El descubrimiento o la creación independientes;
- La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
- El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con la legislación y prácticas vigentes;
- Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluida la transferencia, cesión o licencia contractual del secreto empresarial.
Igualmente, no procederán las acciones y medidas de protección de secretos empresariales cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera las circunstancias siguientes:
• En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007), incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;
• Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal;
• Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio; y
• Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.
En particular, no podrá invocarse la protección dispensada para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea su revelación por las autoridades públicas europeas o españolas.
Conductas constitutivas de violación de secretos empresariales
Se vulnera un secreto empresarial cuando sin consentimiento de su titular mediante prácticas comerciales desleales se accede al mismo, se utiliza o se revela. Igualmente, será ilícito explotar el secreto mediando un acuerdo de confidencialidad.
La norma también contempla la vulneración indirecta del secreto, por ejemplo:
- Cuando se adquiere a través de una persona que lo había obtenido de forma ilícita, en atención a las circunstancias del caso;
- Cuando se explota, ofrece o produce un producto que supone una utilización ilícita del secreto, siempre que la persona debiera haber sabido que el secreto empresarial se había obtenido de forma ilícita
Entre otras novedades, destaca que la protección de los secretos empresariales se extienda a las llamadas «mercancías infractoras», definidas como aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.
Acciones de defensa
Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán solicitarse:
- La declaración de la violación del secreto empresarial.
- La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
- La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, con una de las siguientes finalidades:
• Su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras o que los medios estén destinados únicamente a su producción,
• Su destrucción, o
• Su entrega a entidades benéficas.
- La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
- La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. En cambio, si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.
- La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial;
- La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.
Respecto a los procedimientos judiciales recordar que las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualquier otra personas que intervenga en el procedimiento, o que tenga acceso a documentos del mismo por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar la información que pueda constituir secreto empresarial declarado por los tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes.
Esta prohibición sobrevive a la conclusión del procedimiento, salvo que por sentencia firme se establezca que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, que con el tiempo, pase a ser de conocimiento general.
Cálculo de daños y perjuicios
Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial
Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.
¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de los secretos empresariales?
Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código civil. (arts. 1973 CC (LA LEY 1/1889) y 143 LJV (LA LEY 11105/2015))
El texto aprobado incorpora, además, reglas específicas en materia de medidas cautelares para asegurar la eficiencia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial y establece su potencial cotitularidad y transmisibilidad
Finalmente, la nueva norma modifica la Ley 17/1985, de 1 de julio (LA LEY 1696/1985), sobre objetos fabricados con materiales preciosos y la Ley 3/1991, de 10 de enero (LA LEY 109/1991), de Competencia Desleal y habilita al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Empresa, en un plazo de ocho meses a contar desde el 13 de marzo de 2019 para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LA LEY 1181/2003).