I. INTRODUCCIÓN
El 1 de abril entró en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio (LA LEY 12259/2015), de Patentes (la «nLP»), que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25 de julio de 2015. Su estructura es muy similar a la de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (LA LEY 674/1986), de Patentes (la «LP») (1) , y modifica las siguientes cuatro leyes:
- 1) la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. La disposición final cuarta de la nLP da una nueva redacción a los arts. 45 (LA LEY 46/1954)y 46 (LA LEY 46/1954)de esta ley, que regulan las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre derechos de propiedad intelectual.
- 2) la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de Creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», hoy la Oficina Española de Patentes y Marcas («OEPM»). La disposición final segunda de la nLP modifica los artículos seis y siete de esta norma para permitir a la OEPM desempeñar como institución mediadora y arbitral (2) .
- 3) la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001) (la «LM») y la Ley 20/2003, de 7 de julio (LA LEY 1167/2003), de Protección Jurídica del Diseño Industrial (y la «LDI»). Las disposiciones finales tercera y cuarta de la nLP modifican estas normas con el objetivo, entre otros, de reconocer expresamente a los Tribunales de Marca Comunitaria competencia exclusiva para conocer de litigios civiles sobre títulos regulados en ellas, en dos situaciones:
- (a) cuando se ejerciten, de forma acumulada, acciones relativas a títulos comunitarios y nacionales o internacionales idénticos o similares;
- (b) cuando exista cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de un título comunitario.
La entrada en vigor de la nLP conlleva novedades en los siguientes ámbitos (1): el procedimiento de concesión de patentes (2), el régimen de los modelos de utilidad (3), la regulación de los derechos sobre las invenciones en el ámbito de una relación de empleo o de servicios (4), las normas procesales y el ejercicio de acciones (5), el régimen de tasas y (6), las normas de acceso a la profesión de agente de la propiedad industrial («API»). A continuación se hace un breve repaso de las modificaciones más importantes.
II. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Las modificaciones más importantes que conlleva la entrada en vigor de la nLP en relación con el procedimiento de concesión son las siguientes:
- 1) se impone, como requisito de concesión de las patentes, el examen previo o sustantivo de novedad y de actividad inventiva. Hasta ahora el examen de patentabilidad era potestativo, y ello ha dado lugar, en su gran mayoría, a patentes respecto de las que no se ha verificado que cumplen los requisitos (3) . Esto último, que sucedía aun cuando el resultado del IET era negativo, ha permitido la existencia de patentes de baja calidad o «patentes débiles» (4) .
- 2) se adelanta el informe sobre el estado de la técnica («IET»), para que se realice antes que el examen técnico y de formalidades, y se da trámite de oposición después de conceder la patente. Con esas medidas se acorta sensiblemente el procedimiento.
- 3) se amplía el ámbito de las observaciones de terceros —que pueden presentarse una vez publicada la solicitud—, ya podrán referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención (5) .
- 4) se reducen y se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentación. Así, con la nLP es suficiente con presentar una solicitud en cualquier idioma —ante la OEPM, ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente o en una oficina de Correos— en la que se indique que se pide una patente, los datos de contacto del solicitante y una descripción de la invención —o una remisión a una solicitud presentada con anterioridad—.
- 5) se reconoce la prioridad interna en la ley, con el fin de que quienes presenten su primera solicitud de patente en España estén en las mismas circunstancias que quienes reivindican en España prioridad de otros países.
Con esas novedades el procedimiento de concesión de patentes queda dividido en las fases que se describen, resumidamente, a continuación.
- 1.º En primer lugar la OEPM verificará, de oficio, que el objeto de la solicitud no está manifiestamente excluido de patentabilidad, y comprobará si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad —y cualesquiera otros de índole formal—. Como novedad, ha de destacarse que el procedimiento no se verá paralizado por que la solicitud adolezca de defectos formales —siempre que no supongan la imposibilidad de realizar el IET—.
- 2.º Después la OEPM realizará el IET y la opinión escrita —preliminar y no vinculante— sobre la solicitud de patente, y dará traslado al solicitante. El IET se ha de basar en una búsqueda que se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público, en España o en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
- 3.º Transcurridos dieciocho meses desde la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, y una vez superado el examen de oficio, la OEPM publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial («BOPI») la solicitud de patente. Esta publicación no tendrá lugar cuando la solicitud haya sido denegada o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.
- 4.º Posteriormente, previa petición del solicitante, la OEPM examinará si la solicitud de patente cumple los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad. Con esa petición el solicitante podrá presentar observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros, y asimismo modificar las reivindicaciones y los documentos de la solicitud. La petición del examen puede hacerse con la solicitud de patente, y debe realizarse antes de que transcurran tres meses desde la publicación del IET. Es importante tener en cuenta que si no se paga la tasa de examen no se considerará pedido y, en consecuencia, se entenderá que la solicitud de patente ha sido retirada.
- 5.º Por último, la OEPM resolverá sobre la concesión de la patente. Si entiende que hay motivos que la impiden —en todo o en parte— se los comunicará al solicitante, y le dará nuevas oportunidades para corregirlos y formular alegaciones. En caso de que finalmente se conceda la patente se realizará el correspondiente anuncio en el BOPI, y se pondrán a disposición del público los documentos del expediente, además de editarse un folleto con el texto íntegro de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos —tal y como se viene haciendo hasta ahora—. La oposición a la concesión podrá formularse durante los seis meses siguientes a la publicación de dicha concesión en el BOPI.
Por último, es preciso señalar la obligación del solicitante de una patente de informar sobre la procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, de acuerdo con el Reglamento UE 511/2014 (LA LEY 7837/2014), relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización (6) .
III. LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS MODELOS DE UTILIDAD
A partir del 1 de abril los modelos de utilidad quedan definidos como las «invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación» (art. 137.1 de la nLP (LA LEY 12259/2015), del que se subrayan las principales novedades).
Con esa definición se amplía el ámbito de los modelos de utilidad —hasta ahora restringido, prácticamente, al ámbito de la mecánica—, ya que se da entrada a las invenciones de procedimiento. Se mantienen excluidos los elementos que ya estaban fuera de su ámbito de protección (7) y las materias e invenciones no patentables, pero se incluyen el resto de productos químicos, sustancias o composiciones.
Por otra parte, se equipara el estado de la técnica relevante en los modelos de utilidad con el exigido para las patentes. Es decir, para conceder un modelo de utilidad habrá que considerar no solo lo que haya sido divulgado en España —como exigía la LP— sino todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier parte del mundo.
La duración de la protección de los modelos de utilidad sigue siendo de diez años improrrogables —contados desde la fecha de la solicitud— y en su procedimiento de concesión los cambios son menores (8) :
- 1) las oposiciones de terceros siguen siendo previas a la concesión, si bien podrá formularlas «cualquier persona» —ya no se exige «interés legítimo»—.
- 2) el plazo de oposición sigue siendo de dos meses desde la publicación de la solicitud, si bien ahora podrá prorrogarse dos meses para presentar pruebas o completar alegaciones.
Por último, el IET pasa a ser un elemento fundamental del ejercicio de acciones ante los tribunales en defensa de un modelo de utilidad —solicitado a partir del 1 de abril de 2017—. Así, será necesario haber pedido el IET —y haber pagado la tasa— para interponer una demanda y para pedir la adopción de medidas provisionales y cautelares que no consistan en la paralización de la actividad del demandado. Si las medidas consistieran en la cesación de la actividad será necesario aportar el IET con la demanda. En cualquier caso, la falta de aportación del IET faculta al demandado para pedir la suspensión del plazo para contestarla, hasta que se aporte a los autos.
IV. LAS INVENCIONES EN EL ÁMBITO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS. NUEVAS REGLAS EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO DEL INVENTOR A EXIGIR UNA COMPENSACIÓN POR MEJORAS TÉCNICAS NO PATENTABLES
En este ámbito la nLP respeta la regulación de la LP, en líneas generales. No obstante, introduce algunas novedades destacables, además de ciertas modificaciones terminológicas. Así, la empresa pasa a ser «el empresario» y el trabajador pasa a ser «el empleado», y con la nLP ya no se habla de «invenciones laborales» sino de «invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios». Con ello se aclara que el régimen se refiere a las invenciones desarrolladas en cualquier relación de empleo o de servicios, y no solo en una laboral.
1. Titularidad de las invenciones: derechos del inventor, deberes de información del empresario y deber de colaborar de ambos
Con la nLP se presume, salvo prueba en contrario, que las invenciones para las que se haya solicitado la concesión de un título de propiedad industrial durante el año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios se realizaron durante su vigencia. Por tanto, aunque el empresario podrá reclamar la titularidad de esas invenciones solo será titular si nadie prueba que la invención no se realizó durante la vigencia de la relación de empleo o de servicios.
La tradicional distinción entre invenciones de servicio, invenciones de encargo e invenciones libres se mantiene en la nLP (9) , si bien en las segundas se prevé que la compensación a que tiene derecho el empleado (10) pueda consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa como consecuencia de la explotación o de la cesión de derechos sobre la invención. Por otra parte y además, si el empleado desarrollara una mejora técnica no patentable, con la nLP podrá reclamar al empresario una compensación razonable si el empresario la explota como secreto industrial, y consigue con ello una posición ventajosa similar a la que obtendría a partir de un derecho de propiedad industrial (11) .
Con el fin de incrementar la seguridad jurídica, la nLP establece plazos para que tanto el empleado como el empresario se informen, recíprocamente, en relación con las invenciones realizadas en el ámbito de su relación:
- 1) el empleado sigue obligado a comunicar al empresario la realización de una invención —de lo que depende el reconocimiento de sus derechos—, y la nLP precisa que tendrá que hacerlo en un mes desde que haya concluido la invención.
- 2) el empresario ahora tiene que comunicar al empleado, en el plazo de tres meses, si asume la titularidad de la invención o un derecho de uso; si no lo hace caducará su derecho y el empleado podrá solicitar la patente. Si el empresario comunica que asume la titularidad de la invención y no solicita la patente dentro de un plazo adicional razonable acordado con el empleado este podrá presentar la solicitud de patente, en nombre y por cuenta del empresario.
Tanto el empresario como el empleado deberán colaborar para la efectividad de los derechos descritos (12) —cuya renuncia anticipada por parte del trabajador es nula—. Si hubiera un conflicto entre ellos en relación con una invención realizada en el marco de su relación, con la nLP podrán ir directamente a los tribunales, ya que la conciliación ahora es potestativa (13) .
2. Las invenciones del personal investigador
Si las invenciones son realizadas por personal investigador (14) al servicio de los centros y organismos públicos de investigación, en la nLP se establece que los derechos sobre tales invenciones pertenecerán a esas entidades si los investigadores las han obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias (15) . Su régimen es muy parecido al de quienes realizan invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios:
- 1) los investigadores tienen el deber de comunicar a la entidad la realización de una invención en el plazo de tres meses desde su conclusión (16) , y la falta de comunicación llevará consigo la pérdida de derechos.
- 2) el organismo o la entidad pública tiene el deber de comunicar por escrito al inventor, en el plazo de tres meses desde que reciba la comunicación del investigador, si quiere (a) mantener sus derechos sobre la invención —con la correspondiente solicitud de patente—, o (b) guardar la invención como secreto industrial —y reservarse el derecho de utilizarla en exclusiva—. Si el organismo no comunica su voluntad de asumir la titularidad de la invención en el referido plazo de tres meses el autor podrá presentar la solicitud de patente, en los mismos términos que el empleado que realiza una invención y no recibe comunicación del empresario.
Cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial el investigador tendrá derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones (17) . Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones a su autor reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, o una participación en los beneficios de explotación.
V. NOVEDADES PROCESALES Y SOBRE EL EJERCICIO DE ACCIONES
La nLP integra y refunde artículos, con el mismo contenido que ya figuraba en la LP (18) , salvo en lo que respecta a algunas modificaciones como la que afecta al tratamiento procesal de la limitación de la patente cuando la nulidad se plantea como excepción. En relación con esta última cuestión, la nLP suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación durante el proceso de nulidad de patente. Así, el titular de la patente podrá limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al procedimiento (19) , como ocurre con las patentes europeas (20) .
Si la nulidad de la patente se invocara como excepción, la limitación de la patente solo podría presentarse en la fase de audiencia previa, sin margen para que la contraparte evalúe su alcance y trascendencia. Por ello en la nLP se permite tratar la excepción de nulidad como reconvención —a solicitud del titular de la patente—, y se establece que se dará traslado a las partes por un plazo de treinta días para que mantengan o limiten sus pretensiones o propongan más pruebas —en vista de la modificación solicitada—.
1. Competencia, legitimación y plazos
La nLP atribuye la competencia objetiva al correspondiente Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial («CGPJ») haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. Por el momento, solo hay tres Comunidades Autónomas con juzgados especializados en materia de patentes (21) : la Comunidad Autónoma de Cataluña (22) , la Comunidad Autónoma de Madrid (23) y la Comunidad Autónoma de Valencia (24) .
Por lo que respecta a la competencia territorial, la nLP dispone que será competente:
- (a) el juez de lo mercantil correspondiente al domicilio del demandado;
- (b) o, en su defecto, el juez de lo mercantil del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes.
- (c) o, en defecto de lo anterior, cualquier Juez de lo Mercantil competente para conocer asuntos de patentes, a elección del actor.
Si se trata de una acción por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante:
- (a) el juzgado especializado de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.
- (b) o, en su defecto, cualquier juez de lo mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes, a elección del actor.
Sobre la legitimación para el ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial la nLP dispone que la tienen (1) los titulares de los derechos inscritos, (2) quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer —siempre que tal inscripción llegue a concederse—, y (3) salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva.
En relación con los plazos, la nLP amplía a dos meses los plazos para contestar a la demanda y a la reconvención. Ello tiene como contrapartida que la posibilidad prevista en el art. 337 de la LEC (LA LEY 58/2000), de aportar dictámenes periciales con posterioridad a la contestación a la demanda o la reconvención, solo operará si se justifica cumplidamente la imposibilidad de aportarlos con los referidos escritos.
2. Diligencias de comprobación de hechos, medidas cautelares y escritos preventivos
Respecto a las diligencias de comprobación de hechos (25) y a las medidas cautelares (26) , las modificaciones que introduce la nLP tienen por objeto minimizar problemas prácticos y compatibilizar de la mejor manera posible los intereses en conflicto, para preservar la confidencialidad (27) sin perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Una de las novedades más relevantes de la nLP desde el punto de vista procesal es la regulación de los denominados «escritos preventivos» (28) , un instrumento procesal que permite a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares inaudita parte comparecer ante el órgano jurisdiccional que considera competente para conocer de dichas medidas, y justificar de antemano su posición (29) . Como consecuencia de ello, el tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente. Este podrá solicitar la adopción de la medida —o no—, y si decide pedirla ante otro órgano jurisdiccional deberá informar a este de la existencia del escrito preventivo.
3. Acciones e indemnizaciones
Por lo que respecta a las acciones —civiles— del titular de la patente, las principales novedades introducidas por la nLP son las siguientes:
- 1) se hace referencia explícita a las acciones de prohibición —las encaminadas a impedir la realización de actos susceptibles de infringir una patente—.
- 2) se permite pedir la indemnización por desprestigio sea cual sea la causa, y no solamente en casos de «realización defectuosa» o de «presentación inadecuada» de la patente en el mercado —como establecía la LP—.
- 3) se restringe la acción de embargo de los objetos producidos con violación de una patente, pues solo los medios destinados «exclusivamente» —y no «principalmente», como decía la LP— a tal fin podrán ser embargados.
- 4) se especifica que la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente será excepcional, y habrá de ser solicitada por el titular de la patente.
En cuanto a las indemnizaciones por infracción de patente, en la nLP se mantienen los elementos que figuraban en la LP como indicadores para establecerlas (30) . Como novedad frente a la regulación anterior, la nLP permite al titular de la patente pedir, además, una indemnización coercitiva (31) . Esta se concederá cuando se condene a cesar en los actos de violación de un derecho de patente, y se impondrá en atención a las circunstancias, por días, hasta que tenga lugar la cesación. Su importe definitivo y el día a partir del que debe pagarse se fijarán en ejecución de sentencia.
Otra novedad frente a la regulación de la LP es que con la nLP el cálculo o cuantificación de las indemnizaciones se realizará a partir de las bases fijadas en la sentencia, conforme al procedimiento de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas regulado en los arts. 712 a (LA LEY 58/2000)720 de la LEC. (LA LEY 58/2000) Así, el cálculo y la liquidación de la indemnización quedan para la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción (32) .
VI. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE TASAS
Entre los aspectos destacables de la actualización que realiza la nLP en el régimen de tasas (33) —aparte de la eliminación del «beneficio de pobreza» (34) — están los siguientes:
- 1) se reducen en un cincuenta por ciento las tasas de patentes nacionales y modelos de utilidad para emprendedores que sean personas físicas o tengan la consideración de pequeña y mediana empresa. Esa reducción afectará a las tasas abonadas por solicitud y por las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes también a las tasas del IET y del examen sustantivo.
- 2) las universidades públicas dejan de estar exentas del pago de tasas en cualquier caso. Con la nLP tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en las tasas de obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial, y podrán conseguir que la bonificación sea del cien por cien si acreditan haber realizado una explotación económica real y efectiva de la patente o modelo de utilidad en el plazo de (a) cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de (b) tres años desde la publicación de la concesión del título en el BOPI (35) .
Por otra parte, en la nLP se mantiene la reducción de un quince por ciento en el importe de las tasas cuando los trámites se realicen por medios electrónicos y se paguen, previa o simultáneamente, por los mismos medios (36) . La interposición de recursos exigirá el pago de una tasa, que será devuelta si el recurso se estima íntegramente y así ha sido solicitado.
VII. ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS API
Con la nLP se introducen en la ley las normas de acceso a la profesión de API, ello de conformidad con los términos de la Directiva 2006/123/CE (LA LEY 12580/2006) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (la «Directiva de Servicios») (37) . Las novedades principales introducidas por la nLP son las siguientes:
- 1) se sustituye el régimen de autorización previsto en la LP por una declaración responsable de que se cumplen los requisitos para ejercer la profesión de API (38) .
- 2) ya no es necesario constituir una fianza o contratar un seguro de responsabilidad civil para adquirir la condición de API —sigue siendo necesario tener un título de formación y superar una prueba de aptitud—.
- 3) los API ya pueden ejercer la actividad a través de personas jurídicas.
Por otra parte, en la nLP se establece que los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar representados mediante API ante la OEPM.
VIII. OTRAS MODIFICACIONES QUE CONLLEVA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA nLP
Además de las expuestas anteriormente, hay algunas otras novedades relevantes introducidas por la nLP:
- 1) se reconocen en la ley, como títulos de propiedad industrial —junto a las patentes y a los modelos de utilidad—, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (39) .
- 2) se amplía la legitimación para pedir la concesión de patentes y demás títulos de propiedad industrial, ya que se reconoce también a las entidades de derecho público —junto a las personas físicas o jurídicas—.
- 3) en cuanto al alcance de la protección de la patente, hay dos novedades destacables: (i) se hace referencia explícita en la ley a los equivalentes (40) , y (ii) se presentan por separado, como límites distintos del derecho de patente, la excepción de uso experimental y la denominada «cláusula Bolar» (41) .
- 4) se reordena y se simplifica el régimen de licencias obligatorias, y se señalan expresamente en la ley los siguientes supuestos en los que procederá su concesión:
- (a) cuando sea necesario poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia (42) .
- (b) los casos de fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 (LA LEY 5806/2006), sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (43) .
- 5) se suprime el plazo de gracia que se prevé en el art. 7 de la LP (LA LEY 674/1986) para los casos de divulgaciones hechas por el solicitante o por su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento (44) .
Para concluir, ha de señalarse que el reglamento de desarrollo de la nLP se encuentra en proceso de elaboración (45) .